Due diligence IP w spółkach technologicznych: dlaczego inwestor zaczyna od umów, a nie od produktu

W due diligence spółki technologicznej jednym z podstawowych pytań inwestora jest to, czy spółka rzeczywiście posiada prawa do kodu, marki i innych aktywów niematerialnych, które mają istotne znaczenie dla jej działalności. W przypadku wielu firm technologicznych właśnie te aktywa stanowią znaczną część ich wartości. Dotyczy to w szczególności kodu źródłowego, know-how, marki oraz danych, do których spółka ma odpowiednie prawa i podstawę do ich wykorzystywania. Jeżeli nie może wykazać, że prawa te jej przysługują albo że korzysta z nich na odpowiedniej podstawie, może to mieć wpływ zarówno na ocenę wartości spółki, jak i na warunki planowanej transakcji.

Produkt działa, zespół jest kompletny, a warunki transakcji zostały uzgodnione. Przed jej finalizacją inwestor chce jednak wiedzieć, czy spółka rzeczywiście ma prawa do tego, co zamierza kupić lub w co zamierza zainwestować. Dlatego analiza IP jest jednym z istotnych elementów due diligence i może ujawnić problemy, które wymagają uporządkowania jeszcze przed zawarciem transakcji.

Dlaczego badanie własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie?

W firmach technologicznych wartość przedsiębiorstwa często w dużej mierze wynika z aktywów niematerialnych. Kod źródłowy, know-how, marka i dane mogą stanowić istotną część tej wartości. Jeżeli jednak spółka nie posiada praw do tych aktywów albo nie może wykazać podstawy ich wykorzystywania, due diligence IP może ujawnić istotne ryzyka jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Badanie własności intelektualnej nie ma więc charakteru wyłącznie formalnego. Jego celem jest ustalenie, czy kluczowe aktywa rzeczywiście należą do spółki, czy korzysta ona z nich na podstawie licencji lub innych uprawnień oraz czy może wykazać podstawę prawną ich wykorzystywania.

Czy zapłata za kod oznacza nabycie praw autorskich?

Nie. Sama zapłata za wykonanie kodu nie oznacza automatycznego nabycia autorskich praw majątkowych do programu. W przypadku współpracowników B2B, jeżeli spółka ma nabyć autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez nich oprogramowania, konieczne jest zawarcie umowy o przeniesienie tych praw w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Założenie, że sfinansowanie powstania kodu jest równoznaczne z nabyciem praw do niego, jest jednym z problemów, które mogą zostać ujawnione podczas due diligence. Sam fakt zapłaty wynagrodzenia nie zastępuje bowiem skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Łańcuch praw do kodu. Co dokładnie sprawdza inwestor?

Inwestor weryfikuje, kto stworzył oprogramowanie i na jakiej podstawie spółka uzyskała prawa do poszczególnych elementów kodu. Podstawa nabycia praw zależy przy tym od statusu twórcy.
W przypadku pracowników kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy program został stworzony w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. W takiej sytuacji majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego co do zasady przysługują pracodawcy z mocy prawa, o ile umowa nie stanowi inaczej (art. 74 ust. 3 pr. aut.). Nie jest więc konieczne zawieranie odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie do programu.

Inaczej wygląda sytuacja współpracowników na umowach B2B, niezależnych wykonawców i podwykonawców. Jeżeli spółka ma nabyć od nich autorskie prawa majątkowe, prawa te nie przechodzą automatycznie wraz z zapłatą wynagrodzenia. Konieczna jest umowa przenosząca prawa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 pr. aut.) oraz określająca pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw (art. 41 ust. 2 pr. aut.).

Osobnej weryfikacji wymagają uprawnienia do modyfikowania i rozwijania oprogramowania. W przypadku programów komputerowych szczególne znaczenie ma art. 74 ust. 4 pkt 2 pr. aut., który obejmuje m.in. tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu oraz inne zmiany w programie.
Inwestor sprawdza więc, czy zakres praw nabytych przez spółkę pozwala jej na dalsze rozwijanie, modyfikowanie i komercyjne wykorzystywanie produktu w zakresie przewidzianym przez przepisy i zawarte umowy.

Brak właściwej umowy może oznaczać, że część kodu formalnie nadal pozostaje przy twórcy, mimo że spółka sfinansowała jej powstanie i wykorzystuje ją w swoim produkcie. To jedno z ryzyk, które może mieć istotne znaczenie dla wyniku badania i warunków transakcji.

Czy komponenty open source blokują sprzedaż spółki?

Zwykle nie. Znaczenie ma jednak rodzaj licencji oraz sposób wykorzystania komponentu, a nie sam fakt korzystania z oprogramowania open source.

Współczesne oprogramowanie często zawiera komponenty open source. Samo ich wykorzystanie nie oznacza problemu prawnego. Ryzyko zależy przede wszystkim od konkretnej licencji i wynikających z niej obowiązków. Licencje permisywne, takie jak MIT czy Apache, co do zasady pozwalają na komercyjne wykorzystywanie kodu, ale wiążą się z określonymi wymaganiami, np. dotyczącymi zachowania informacji o prawach autorskich i warunkach licencji.

Licencje copyleft, w szczególności GPL, mogą w określonych sytuacjach wiązać się z obowiązkiem udostępnienia kodu źródłowego na warunkach określonych w licencji. Zakres tych obowiązków zależy od konkretnej licencji, sposobu wykorzystania komponentu i jego połączenia z pozostałą częścią oprogramowania. W przypadku niektórych licencji, takich jak AGPL, znaczenie ma również sposób udostępniania oprogramowania.

W modelach SaaS oraz przy planowanym zbyciu przedsiębiorstwa analiza tych kwestii może mieć bezpośrednie znaczenie dla transakcji. Audyt licencji open source, określany jako FOSS audit, jest często jednym z elementów badania spółek programistycznych.

Znaki towarowe i marka. Co sprawdza inwestor przed transakcją?

Inwestor sprawdza, czy nazwa produktu jest zarejestrowana jako znak towarowy, dla jakich towarów i usług uzyskano ochronę oraz na jakich rynkach obowiązuje. Weryfikuje również, czy korzystanie z nazwy przez spółkę nie narusza praw osób trzecich.

Badanie nie powinno ograniczać się do sprawdzenia samego rejestru. Istotne jest także ustalenie, czy używanie oznaczenia przez spółkę nie koliduje z wcześniejszymi prawami innych podmiotów. Dotyczy to zarówno zarejestrowanych znaków towarowych, jak i innych praw, które mogą mieć znaczenie dla możliwości korzystania z danego oznaczenia.

Brak rejestracji znaku na wczesnym etapie rozwoju spółki może długo pozostawać niezauważony. Problem często pojawia się dopiero przy ekspansji zagranicznej, gdy okazuje się, że wybrana nazwa jest już chroniona albo używana na kluczowym rynku. W takiej sytuacji spółka może zostać zmuszona do zmiany nazwy lub rebrandingu.

Jak chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Inwestor weryfikuje, czy kluczowa wiedza technologiczna i biznesowa spółki jest rzeczywiście chroniona jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ocenie podlega przede wszystkim to, czy informacja ma wartość gospodarczą, nie jest powszechnie znana ani łatwo dostępna dla osób zwykle zajmujących się tego rodzaju informacjami oraz czy uprawniony podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności.

W praktyce analizowane są m.in. umowy NDA zawarte z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami, zasady dostępu do informacji poufnych oraz wewnętrzne procedury dotyczące ochrony know-how.

To jeden z bardziej wrażliwych obszarów badania. Jeżeli kluczowa wiedza jest skoncentrowana w rękach kilku osób i nie została odpowiednio zabezpieczona, odejście jednej z nich może oznaczać utratę istotnej części przewagi konkurencyjnej spółki. Sama dokumentacja nie wystarczy, jeżeli w praktyce dostęp do informacji nie jest odpowiednio ograniczony.

Jakie spory i ryzyka prawne sprawdza inwestor?

Jednym ze standardowych elementów badania są potencjalne i toczące się spory dotyczące własności intelektualnej. Inwestor analizuje zarówno prowadzone postępowania i historię roszczeń, jak i okoliczności, które w przyszłości mogą podważyć prawo spółki do korzystania z własnego produktu.

Analizie mogą podlegać m.in. spory dotyczące autorstwa lub praw do kodu, zarzuty naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych, roszczenia byłych współpracowników oraz korespondencja dotycząca potencjalnych naruszeń praw własności intelektualnej.

Czy problemy IP zawsze wstrzymują transakcję?

Nie. Samo wykrycie problemu z zakresu własności intelektualnej nie musi oznaczać rezygnacji z transakcji. W praktyce takie ryzyka mogą zostać uwzględnione w negocjacjach poprzez obniżenie wyceny, dodatkowe zabezpieczenia umowne, takie jak oświadczenia i zapewnienia, mechanizmy escrow lub warunki, które muszą zostać spełnione przed zamknięciem inwestycji.

Oznacza to jednak konieczność uporządkowania dokumentacji pod presją czasu. Może to wymagać kontaktu z byłymi wykonawcami, zawierania aneksów czy wyjaśniania braków w dokumentacji w momencie, gdy pozycja negocjacyjna spółki jest już słabsza. Można tego uniknąć, przeprowadzając audyt IP przed rozpoczęciem rozmów inwestycyjnych, zamiast porządkować dokumentację równolegle z procesem transakcyjnym.

Kiedy najlepiej przeprowadzić audyt IP?

Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem rozmów inwestycyjnych, a nie w ich trakcie. Spółka, która wcześniej przeprowadzi audyt IP, ma czas na uporządkowanie umów, uzupełnienie braków, zabezpieczenie znaków towarowych i weryfikację licencji open source. Może zrobić to bez presji związanej z terminem transakcji i bez ryzyka, że każda wykryta luka stanie się argumentem drugiej strony w negocjacjach.

Rozpoczęcie due diligence z kompletną dokumentacją i rozpoznanymi ryzykami może skrócić cały proces i poprawić pozycję negocjacyjną spółki. Inaczej wygląda sytuacja, gdy inwestor otrzymuje uporządkowaną dokumentację, a inaczej, gdy musi samodzielnie ustalać, kto stworzył poszczególne elementy produktu i na jakiej podstawie spółka z nich korzysta.

Audyt własności intelektualnej pozwala wykryć nie tylko błędy w istniejącej dokumentacji, lecz także jej braki: niepodpisane umowy, nieskuteczne przeniesienia praw czy niezweryfikowane licencje. Najlepiej zająć się tym jeszcze przed powstaniem problemu, a już na pewno przed rozpoczęciem rozmów z inwestorem.